La preesistenza permette al titolare di un marchio UE di conservare, nello Stato membro interessato, gli effetti di un precedente marchio nazionale identico quando questo viene rinunciato o lasciato scadere, alle condizioni di legge. Servono lo stesso titolare, l’identità del segno e prodotti o servizi corrispondenti. Non è una retrodatazione generale del marchio UE e non giustifica l’abbandono automatico del titolo italiano.
Un’impresa che possiede un marchio italiano da molti anni può successivamente ottenere una registrazione europea. Le due posizioni possono sovrapporsi senza essere intercambiabili. Prima di ridurre i rinnovi nazionali occorre chiedersi quali effetti si vogliono conservare, dove operano e su quali documenti si fondano. È qui che la rivendicazione di preesistenza, o seniority, può diventare rilevante.
Questa guida affronta tale specifica scelta di portafoglio. Le verifiche organizzative proposte non sostituiscono l’esame dei titoli e degli accordi dell’impresa. Il profilo dello Studio Coviello e delle sue attività identifica la struttura professionale di riferimento.
Che cosa conserva la preesistenza e in quale territorio
Gli articoli 39 e 40 del regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea costituiscono il riferimento normativo. L’effetto riguarda i diritti che il titolare avrebbe avuto se il precedente marchio avesse continuato a essere registrato nello Stato membro interessato. La data più antica non viene estesa indistintamente a Paesi nei quali quel titolo nazionale non produceva effetti.
Per esempio, una registrazione italiana precedente e un successivo marchio UE identico possono sostenere una valutazione relativa alla preesistenza in Italia. Non autorizzano a presentare il marchio europeo come se fosse stato depositato, fin dall’origine, in ogni Stato dell’Unione alla data del titolo italiano. Questa differenza incide sulla ricostruzione dei diritti nei conflitti con terzi.
Le Direttive EUIPO, edizione 2026, sulla seniority descrivono lo strumento come un consolidamento delle precedenti registrazioni nazionali. È ammesso anche per registrazioni internazionali con effetto in uno Stato membro, alle condizioni applicabili; non equivale alla rivendicazione di un precedente marchio UE.
Tre identità da verificare prima della richiesta
Il titolare deve essere lo stesso
La società intestataria del titolo italiano deve coincidere con il soggetto che rivendica la preesistenza per il marchio UE. La semplice appartenenza allo stesso gruppo non elimina questa verifica. Una holding e la sua controllata restano soggetti distinti; una cessione non documentata o un trasferimento rimasto da annotare possono richiedere interventi preliminari.
Il confronto parte dai registri ma deve includere la storia societaria effettiva. Se nel tempo si sono verificate fusioni, cambi di denominazione o trasferimenti, bisogna distinguere una variazione dei dati dal mutamento del titolare. L’analisi della visura del marchio, dello stato e dei documenti aiuta a organizzare il fascicolo prima della decisione.
I marchi devono essere identici
Somiglianza commerciale e identità giuridica non sono la stessa cosa. Un logo aggiornato può essere immediatamente riconoscibile per i clienti ma presentare differenze rispetto alla riproduzione registrata anni prima. Il controllo richiede di affiancare le immagini depositate, non il marchio stampato oggi sul sito o sul packaging.
Non bisogna trasformare la preesistenza in una procedura per proteggere retroattivamente un restyling. Un fascicolo ordinato dovrebbe conservare le riproduzioni ufficiali di entrambi i titoli e annotare l’esito del confronto. La valutazione di eventuali differenze va lasciata al professionista che esamina il caso, senza affidarsi a un giudizio generico del reparto marketing.
I prodotti e servizi devono rientrare nel titolo anteriore
Il marchio UE deve riguardare prodotti o servizi identici o compresi in quelli per i quali il precedente marchio è registrato. La coincidenza del numero di classe non basta a dimostrare il requisito. Una classe può contenere numerose categorie differenti, mentre le descrizioni effettivamente depositate delimitano il confronto.
È utile costruire una tabella per ciascuna voce, distinguendo ciò che è coperto dal marchio anteriore da ciò che il deposito europeo ha aggiunto. Il titolare non dovrebbe descrivere l’intero portafoglio come uniformemente “preesistente” quando il confronto sostiene soltanto una parte dei prodotti o servizi.
Preesistenza e priorità: due strumenti differenti
La priorità consente, alle condizioni previste, di collegare un successivo deposito alla data di una precedente domanda entro il periodo applicabile. La preesistenza riguarda invece una registrazione nazionale anteriore e il suo consolidamento nel marchio UE. Non bisogna usare il termine di sei mesi come se fosse la scadenza generale della seniority.
Per il diverso percorso di deposito è disponibile l’approfondimento sulla priorità del marchio e sull’estensione all’estero entro sei mesi. La scelta tra gli strumenti dipende dalla storia dei titoli: data, stato e ambito territoriale devono essere ricostruiti prima di inviare istruzioni al depositante.
Quando si può rivendicare e quali documenti preparare
L’articolo 39 prevede la rivendicazione insieme alla domanda UE oppure entro due mesi dal suo deposito. Se effettuata con la domanda, la documentazione di supporto va depositata entro tre mesi dalla data di deposito; per una rivendicazione successiva, il regolamento fa decorrere il termine documentale di tre mesi dal ricevimento della rivendicazione. L’articolo 40 disciplina inoltre la richiesta dopo la registrazione del marchio UE.
Nel fascicolo occorre identificare lo Stato membro, il numero e la data del titolo anteriore, i prodotti e servizi pertinenti e la documentazione di supporto. L’eventuale disponibilità dei dati nelle banche dell’Ufficio non rende inutile la verifica interna. Una scansione incompleta del vecchio certificato può non mostrare rinnovi, limitazioni o modifiche della titolarità.
| Area | Controllo documentale | Esito da registrare |
|---|---|---|
| Segno | Riproduzioni ufficiali dei due marchi | Identità o differenze da esaminare |
| Titolare | Intestazioni e catena dei trasferimenti | Corrispondenza del soggetto |
| Prodotti | Confronto delle singole descrizioni | Voci effettivamente coperte |
| Calendario | Deposito UE, richiesta e allegati | Scadenze applicabili e ricevute |
| Vincoli | Licenze, garanzie e accordi | Consensi o verifiche ulteriori |
Accettazione della richiesta e solidità del diritto
Le Direttive EUIPO distinguono l’esame formale e dell’identità dei marchi dalla verifica degli ulteriori requisiti sostanziali, che può emergere nei procedimenti tra parti. Il fatto che una rivendicazione compaia nel registro non deve quindi essere letto come garanzia assoluta sulla titolarità e sulla corrispondenza di tutti i prodotti.
Una ricerca di anteriorità tra UIBM, EUIPO e WIPO resta un’attività distinta: serve a individuare diritti potenzialmente confliggenti. La preesistenza non cancella i diritti dei terzi e non rende valido un marchio che presenti autonomi problemi di registrabilità o mantenimento.
Prima di non rinnovare il marchio italiano
Il risparmio amministrativo non è l’unico criterio. Occorre verificare che la rivendicazione sia correttamente registrata, che i requisiti sostanziali siano sostenibili e che il mantenimento del titolo italiano non abbia un’utilità autonoma. Licenze, garanzie o accordi di coesistenza possono rendere necessaria una verifica contrattuale prima di abbandonare una posizione.
La guida al rinnovo del marchio e alla strategia di mantenimento aiuta a tenere separata la scadenza dal giudizio di convenienza. L’articolo 39 disciplina anche la perdita della preesistenza quando il titolo anteriore viene dichiarato nullo o decade, con le precisazioni previste per gli effetti temporali della decadenza. Non va dunque presentata come uno scudo indipendente dalla storia del marchio nazionale.
Se il marchio UE incontra un problema
La seniority non sostituisce una strategia di difesa del marchio europeo. Un’eventuale opposizione, nullità o decadenza va esaminata secondo il procedimento applicabile. Anche la conversione del marchio UE in domande nazionali è uno strumento distinto, con requisiti e limiti propri: non deve essere confusa con la conservazione degli effetti del titolo anteriore.
FAQ sulla preesistenza del marchio
La preesistenza anticipa il marchio UE in tutta Europa?
No. Conserva gli effetti del precedente titolo nello Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 39. Non attribuisce automaticamente la data nazionale a tutta la protezione europea.
Posso rivendicarla per un logo soltanto simile?
La legge richiede l’identità dei marchi. Un restyling o una versione simile non devono essere trattati come equivalenti senza il confronto giuridico delle riproduzioni depositate.
È necessario lo stesso titolare?
Sì. La corrispondenza della titolarità è un requisito sostanziale: appartenere allo stesso gruppo societario non basta. Eventuali cessioni e variazioni devono essere ricostruite documentalmente.
Se non la chiedo con la domanda UE, ho perso ogni possibilità?
L’articolo 39 consente la rivendicazione entro due mesi dal deposito della domanda; l’articolo 40 disciplina anche la richiesta dopo la registrazione del marchio UE. Va verificato che il titolo anteriore e gli altri requisiti siano ancora presenti.
Posso non rinnovare subito il marchio italiano?
Non è una conseguenza automatica da applicare senza analisi. Prima occorre verificare la rivendicazione, la tenuta dei titoli, i prodotti, gli eventuali vincoli contrattuali e l’utilità di mantenere una protezione nazionale autonoma.
Richiedere un controllo dei titoli prima della scelta
Per valutare la preesistenza, prepara certificati italiano ed europeo, riproduzioni, elenchi dei prodotti, rinnovi e atti societari rilevanti. La consulenza dello Studio Coviello sui marchi italiani ed europei consente di verificare i requisiti e impostare un piano di portafoglio prima di rinunciare a una protezione esistente.