La conversione permette, quando ammessa, di proseguire la tutela di una domanda o registrazione di marchio UE attraverso domande nazionali, conservando la data di deposito o di priorità rilevante. Non cancella il motivo di rifiuto e non garantisce la registrazione: occorre scegliere i territori consentiti, rispettare il termine applicabile e completare le procedure nazionali.
A cura della redazione Coviello Marchi — Studio Legale Coviello. Aggiornato al 15 ottobre 2026. Quadro: marchio dell’Unione europea e conversione in domande nazionali. Il testo è informativo e non sostituisce l’esame del fascicolo.
Un rifiuto UE non coincide sempre con un ostacolo in ogni Paese
Un’impresa può incontrare un conflitto territorialmente circoscritto dopo avere scelto il deposito europeo. Prima di rinunciare al progetto o rifare integralmente il marchio, deve capire se quel problema riguarda tutti i mercati oppure soltanto alcuni. La conversione è uno strumento da esaminare in questa seconda situazione, non una scorciatoia valida per qualunque domanda respinta.
Il controllo parte dalla ricerca di anteriorità del marchio: quali diritti sono stati individuati, dove producono effetti e per quali prodotti? Il risultato va confrontato con il motivo effettivo del rifiuto, non con una generica previsione che “negli altri Paesi dovrebbe andare bene”.
Questo approfondimento riguarda la scelta del percorso successivo a un ostacolo o alla cessazione degli effetti del titolo UE. Non sostituisce le guide sulla registrazione iniziale, sulla risposta a un rilievo o sullo svolgimento dell’opposizione. La domanda centrale è come valutare una prosecuzione nazionale senza perdere il collegamento temporale con il deposito europeo.
Che cosa conserva la conversione e che cosa non concede
La base normativa è negli articoli 139–141 del Regolamento (UE) 2017/1001, disponibile in WIPO Lex. La domanda nazionale risultante dalla conversione beneficia, per lo Stato interessato, della data di deposito o della data di priorità della domanda o del marchio UE e, ove pertinente, della preesistenza validamente rivendicata.
Le direttive EUIPO 2026 sugli effetti della conversione distinguono però due livelli: la verifica e trasmissione della richiesta da parte dell’EUIPO e il successivo trattamento nazionale. La conservazione della data non significa che ogni ufficio concederà necessariamente il titolo.
Per l’impresa è una distinzione concreta. Conservare una data può essere strategicamente importante rispetto a domande successive, ma non autorizza a comunicare a distributori o investitori che il marchio sia già registrato nei territori scelti. Stato della domanda e stato della registrazione devono rimanere separati anche nei documenti commerciali e nelle verifiche del portafoglio.
Quando si può richiedere la conversione
L’articolo 139 contempla, nei limiti previsti, la domanda UE rifiutata, ritirata o considerata ritirata e il marchio UE che cessa di produrre effetti. La situazione concreta determina sia le verifiche di ammissibilità sia la decorrenza del termine. Non è sufficiente scegliere un modulo chiamato conversione per rendere utilizzabile ogni titolo.
Prima di impostare la richiesta è opportuno acquisire una visura con titolare, stato e documenti del marchio. Servono anche le comunicazioni del procedimento e gli eventuali atti di impugnazione: un semplice screenshot del numero di domanda non consente di ricostruire tutte le condizioni.
Se il problema è un’opposizione, la conversione va confrontata con le prospettive di difesa e con l’interesse a mantenere una protezione unitaria. Un’impresa attiva in pochi mercati può attribuire valore diverso alla prosecuzione nazionale rispetto a un operatore con distribuzione in tutta l’Unione. La valutazione deve usare mercati effettivi e progetti documentati, non un elenco indiscriminato di Paesi.
I casi in cui la conversione è esclusa
Le direttive EUIPO sulle cause che impediscono la conversione richiedono di considerare le ragioni della decisione definitiva e il loro ambito territoriale. Non si può ottenere attraverso la conversione una protezione nello Stato in cui opera la causa ostativa accertata.
Un rifiuto o una nullità per motivi assoluti collegati alla lingua di uno Stato può escludere la conversione in tutti gli Stati in cui quella lingua è ufficiale. Se il motivo assoluto riguarda l’intera Unione, oppure la decisione si fonda su un marchio UE anteriore o altro diritto unionale di proprietà industriale, l’esclusione prevista dall’articolo 140, paragrafo 4, riguarda tutti gli Stati membri.
La decadenza per non uso richiede un controllo ulteriore: la conversione è esclusa salvo che nello Stato interessato vi sia stato un uso qualificabile come effettivo secondo la relativa legislazione. Non è quindi corretto presentarla come rimedio automatico per salvare qualsiasi marchio non utilizzato. Vanno esaminati prove, territorio e motivo della cessazione.
Per distinguere un’obiezione sul significato del segno da un conflitto con diritti anteriori è utile la guida sul marchio descrittivo rifiutato da UIBM o EUIPO. Cambia l’analisi richiesta; non basta sostituire il nome del Paese nella stessa risposta.
Tre mesi: la decorrenza dipende dall’evento
Le direttive EUIPO sul termine di conversione indicano un termine generale di tre mesi, non prorogabile. Escludono la continuazione del procedimento per questo termine, pur segnalando la possibile restitutio in integrum in linea di principio: non deve essere trattata come una proroga disponibile a richiesta.
| Situazione | Riferimento per la decorrenza | Controllo documentale |
|---|---|---|
| Domanda considerata ritirata | Comunicazione EUIPO prevista dall’articolo 139(4) | Testo e data della comunicazione |
| Ritiro della domanda | Ricezione del ritiro da parte dell’Ufficio | Ricevuta e contenuto del ritiro |
| Rifiuto mediante decisione | Momento in cui la decisione diventa definitiva | Notifica, impugnazioni e stato del procedimento |
| Mancato rinnovo | Giorno successivo all’ultimo termine per chiedere il rinnovo secondo la norma applicabile | Scadenza e periodo aggiuntivo di rinnovo |
La disciplina EUIPO della decorrenza nei diversi casi evita un errore frequente: contare sempre dalla prima lettera ricevuta. Una decisione ancora impugnabile non va confusa con una decisione definitiva. Il calendario deve riportare evento, documento, termine e responsabile della verifica.
Quando sono in corso trattative, il controllo delle scadenze deve proseguire separatamente. Una conversazione commerciale non dimostra, da sola, che un termine procedurale sia sospeso o differito. È opportuno stabilire un margine organizzativo per raccogliere istruzioni, predisporre la richiesta e controllare il pagamento prima della scadenza effettiva.
Tassa EUIPO e costi nazionali: costruire un preventivo completo
La tassa EUIPO per la conversione è di 200 euro secondo le direttive correnti consultate. La richiesta non è considerata presentata finché la tassa non è stata pagata; il pagamento deve rispettare il termine applicabile. Le regole sui pagamenti vanno controllate prima dell’invio, senza affidarsi al solo ordine interno di spesa.
Questo importo non è il costo complessivo della protezione nazionale. Possono aggiungersi tasse degli uffici destinatari, traduzioni, rappresentanza e compensi per analisi e gestione. Il preventivo dovrebbe distinguere costi della richiesta europea, costi per ciascun territorio e attività eventuali, come risposte a rilievi o opposizioni.
Per confrontare alternative omogenee occorre specificare segno, prodotti o servizi, Paesi e fase del fascicolo. Una cifra unica priva di queste informazioni può nascondere differenze decisive. Va inoltre valutato il costo futuro di gestire titoli distinti, con comunicazioni, rinnovi e possibili controversie separate.
Il fascicolo da preparare prima della richiesta
La richiesta deve identificare il titolare, il titolo UE, il motivo della conversione, gli Stati e i prodotti o servizi interessati. Per i dettagli formali rileva anche l’articolo 22 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Una conversione parziale deve essere descritta con precisione: elenchi incoerenti rendono più difficile verificare istruzioni, costi e risultato atteso.
- Raccogliere numero, titolare e rappresentazione del marchio.
- Leggere decisione, motivazione e comunicazioni, non soltanto l’esito.
- Ricostruire la definitività e il termine applicabile.
- Associare a ciascun Paese prodotti, interesse commerciale e cause ostative.
- Verificare budget, traduzioni, rappresentanza e pagamento.
- Assegnare il controllo delle comunicazioni dei successivi uffici nazionali.
Dopo la trasmissione non si deve considerare chiuso l’incarico operativo. Gli uffici nazionali possono richiedere gli adempimenti ammessi dall’articolo 141, comprese tasse e traduzioni; i relativi termini vanno letti nelle comunicazioni. L’esito deve essere annotato per ciascun territorio, evitando di sostituire la vecchia scheda UE con un generico stato “convertito”.
Difesa, accordo o conversione: scegliere prima di ritirare
La guida sull’opposizione EUIPO e sulle strategie di difesa approfondisce il procedimento contenzioso. Qui il confronto è fra continuare quel percorso, restringere il progetto o valutare una prosecuzione nazionale. Le alternative non hanno lo stesso effetto sulla data, sui prodotti e sui mercati.
Un accordo di coesistenza con limiti territoriali e merceologici può entrare nella valutazione, ma un’intesa privata non elimina automaticamente impedimenti assoluti né vincola tutti i terzi. Anche il ritiro della domanda richiede una decisione ponderata: non va eseguito presumendo che renda certamente ammissibile la conversione.
Il video dello Studio sulle fasi di registrazione del marchio offre un orientamento generale sul percorso di tutela. Non è una guida alla conversione e non sostituisce l’esame dei documenti specifici: serve a collocare questa scelta all’interno della gestione complessiva del brand.
Domande frequenti
La conversione è una nuova domanda senza collegamenti con il deposito UE?
No. Se la richiesta è ammissibile, la domanda nazionale beneficia della data di deposito o di priorità della domanda UE, nei limiti previsti. Non equivale però a una registrazione nazionale già concessa.
Posso scegliere soltanto alcuni Paesi?
Sì, la richiesta indica gli Stati membri interessati e può riguardare soltanto determinati prodotti o servizi. Restano esclusi i territori in cui operano le cause ostative applicabili.
I tre mesi decorrono sempre dalla prima lettera di rifiuto?
No. La decorrenza dipende dal motivo della conversione. Nel caso di rifiuto mediante decisione, rileva il momento in cui la decisione diventa definitiva, da ricostruire sul fascicolo.
La tassa di 200 euro comprende i depositi nazionali?
No. È la tassa EUIPO della richiesta di conversione. Possono aggiungersi tasse nazionali, traduzioni, rappresentanza e compensi professionali.
Un rifiuto fondato su un marchio UE anteriore consente sempre di ripartire nei singoli Stati?
No. Quando la causa ostativa opera nell’intera Unione, la conversione non permette di superarla scegliendo singoli Stati. Occorre leggere la decisione e verificare le esclusioni.
Conviene ritirare subito una domanda che incontra un’opposizione?
Non automaticamente. Ritiro, difesa, limitazione, accordo e conversione producono conseguenze diverse. La scelta va presa dopo avere esaminato diritti anteriori, territori, prodotti, tempi e costi.
Verificare la conversione sul proprio fascicolo
Se una domanda UE incontra un ostacolo, prepara numero del titolo, comunicazioni ricevute, prodotti e mercati prioritari. Il servizio di assistenza per registrazione e tutela dei marchi dello Studio Coviello consente di valutare il percorso appropriato sulla documentazione disponibile. Ammissibilità, convenienza e risultato non possono essere promessi prima delle verifiche.
Fotografie illustrative: Christian Lue, Eric Rothermel e Anastassia Anufrieva / Unsplash. Non rappresentano incarichi, clienti o fascicoli dello Studio.