Risposta in breve. Un rilievo per marchio descrittivo non significa sempre che la domanda sia definitivamente persa. Occorre leggere la motivazione dell’UIBM o dell’EUIPO, verificare per quali prodotti o servizi il segno è ritenuto descrittivo, rispettare il termine indicato nella comunicazione e scegliere una risposta proporzionata: osservazioni giuridiche, limitazione dell’elenco, prova della distintività acquisita mediante l’uso oppure una nuova strategia di deposito. La soluzione dipende dal segno, dal pubblico rilevante e dal territorio.
A cura dell’Avv. Carmine Coviello — aggiornato al 5 ottobre 2026.
Quando un marchio è considerato descrittivo?
Un segno è descrittivo quando il pubblico interessato lo percepisce direttamente come informazione su una caratteristica dei prodotti o servizi, anziché come indicazione della loro origine imprenditoriale. La descrizione può riguardare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, periodo di produzione o altre caratteristiche rilevanti.
In Italia il riferimento centrale è l’articolo 13 del Codice della proprietà industriale nel testo consolidato. Per il marchio dell’Unione europea, l’articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/1001 disciplina, tra gli altri, i segni privi di carattere distintivo, descrittivi o divenuti di uso comune.
Il giudizio non è astratto: la stessa parola può risultare descrittiva per alcuni prodotti e distintiva per altri. Un termine collegato direttamente a un servizio software può incontrare un’obiezione nelle classi digitali, ma avere un rapporto diverso con prodotti lontani da quel significato. Per questo l’elenco dei prodotti e servizi incide sulla registrabilità tanto quanto il nome.
Descrittivo, generico, evocativo o distintivo: qual è la differenza?
| Tipo di segno | Come viene percepito | Rischio tipico |
|---|---|---|
| Generico | È il nome comune del prodotto o servizio | Rifiuto elevato e impossibilità di monopolizzare il termine |
| Descrittivo | Comunica immediatamente una caratteristica | Obiezione per descrittività e mancanza di distintività |
| Evocativo | Suggerisce una qualità, ma richiede un passaggio mentale | Valutazione di confine, dipendente dal caso concreto |
| Arbitrario o di fantasia | Non descrive il prodotto e identifica più facilmente l’origine | Maggiore distintività intrinseca, fermo il controllo delle anteriorità |
L’EUIPO spiega che il segno deve consentire al pubblico di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti e mostra esempi di segni troppo descrittivi nella pagina ufficiale sui tipi di marchio e sui requisiti di registrabilità. Le linee guida EUIPO sui marchi descrittivi precisano inoltre che un segno descrittivo è normalmente anche privo di carattere distintivo per i medesimi prodotti o servizi.
Perché UIBM o EUIPO possono sollevare un rilievo?
L’ufficio può ritenere che il consumatore, vedendo il segno, comprenda soltanto un messaggio commerciale o informativo. Il problema è particolarmente frequente con denominazioni che combinano il nome del prodotto con parole elogiative, indicazioni geografiche, termini tecnici o espressioni inglesi comuni nel settore.
- Parole che descrivono direttamente funzione, qualità o destinazione.
- Espressioni promozionali percepite come semplice slogan elogiativo.
- Combinazioni di elementi descrittivi che, nel complesso, restano descrittive.
- Grafica ordinaria, font comune o punteggiatura incapaci di creare un’impressione autonoma.
- Termini comprensibili in una lingua rilevante per il pubblico esaminato.
- Elenco di prodotti e servizi talmente ampio da includere attività per cui il nome è chiaramente descrittivo.
La pagina ufficiale MIMIT sulla protezione di marchi, disegni e modelli inquadra il ruolo nazionale dell’UIBM e i principali elementi del deposito. Tuttavia, una domanda formalmente corretta può comunque ricevere un rilievo sostanziale se il segno non svolge la funzione distintiva.
Come analizzare la comunicazione prima di rispondere
La prima attività non è riscrivere subito il nome, ma scomporre la motivazione dell’ufficio. Occorre individuare la base normativa, il significato attribuito al segno, il pubblico e la lingua considerati, i prodotti o servizi coinvolti e l’eventuale carattere parziale dell’obiezione.
- Controllare il termine: la scadenza applicabile è quella indicata nella comunicazione; va calendarizzata immediatamente.
- Definire l’ambito: capire se il rilievo riguarda tutta la domanda o soltanto alcune voci.
- Ricostruire il ragionamento: verificare perché l’ufficio considera il significato immediato per il pubblico rilevante.
- Valutare i precedenti: decisioni e registrazioni simili possono orientare, ma non garantiscono identico esito.
- Confrontare costi e obiettivi: una risposta complessa non è sempre preferibile a un nuovo segno più forte.
Prima di sostenere che il nome è distintivo, va anche verificato che non esistano titoli anteriori confliggenti. La guida alla ricerca di anteriorità su UIBM, EUIPO e WIPO distingue questo controllo dai motivi assoluti di rifiuto: un marchio può essere nuovo ma descrittivo, oppure distintivo ma già troppo vicino a un diritto anteriore.
Quali strategie sono disponibili dopo il rilievo?
1. Presentare osservazioni giuridiche e linguistiche
Le osservazioni sono appropriate quando il collegamento tra segno e prodotti non è diretto o richiede più passaggi logici. La risposta dovrebbe spiegare il significato complessivo, la percezione del pubblico, l’eventuale novità sintattica e la distanza tra il messaggio evocato e una descrizione concreta. Non basta affermare che il nome è originale: servono argomenti verificabili e riferiti alle voci contestate.
2. Limitare prodotti o servizi
Se la descrittività riguarda soltanto una parte dell’elenco, può essere strategico eliminare o restringere le voci problematiche, purché la tutela residua resti coerente con l’attività reale. Una domanda non può essere ampliata dopo il deposito; le limitazioni devono quindi essere valutate anche rispetto ai piani commerciali futuri. Per i servizi digitali è utile confrontare la guida alle classi di Nizza per software, app e SaaS.
3. Dimostrare la distintività acquisita con l’uso
Un segno inizialmente descrittivo può, in determinate condizioni, essere percepito dal pubblico come indicatore di una specifica origine commerciale. La prova deve essere concreta e territorialmente pertinente: durata e intensità dell’uso, fatturato, quote di mercato, investimenti pubblicitari, diffusione geografica, copertura mediatica, indagini indipendenti e dichiarazioni di soggetti del settore possono concorrere alla valutazione.
Per un marchio UE, l’ostacolo deve essere superato nelle parti dell’Unione in cui sussiste la mancanza di distintività. Materiale concentrato in un solo Paese può essere insufficiente quando il problema riguarda più territori o lingue. La distintività acquisita non va quindi invocata in modo generico: occorre costruire una matrice tra prova, periodo, prodotto e area geografica.
4. Depositare una versione figurativa o un nuovo segno
Una composizione grafica realmente originale può rendere distintivo il segno nel suo complesso, ma la registrazione della combinazione non attribuisce automaticamente un’esclusiva sulla parola descrittiva isolata. Aggiungere un font comune, una cornice o un colore ordinario raramente risolve da solo il problema. Quando il valore commerciale risiede soprattutto nel nome, può essere più efficace creare una denominazione di fantasia o aggiungere un elemento verbale dominante.
La scelta tra marchio denominativo, figurativo e misto va coordinata con l’uso previsto. L’approfondimento su marchio, logo e pittogramma illustra perché le diverse forme di deposito non producono una protezione identica.
Quando conviene rispondere e quando riprogettare il marchio?
| Scenario | Opzione da valutare |
|---|---|
| Collegamento descrittivo debole o indiretto | Osservazioni motivate sulla percezione del pubblico |
| Problema limitato ad alcune voci | Restrizione strategica dell’elenco |
| Uso intenso e riconoscimento già documentabile | Prova della distintività acquisita |
| Nome chiaramente generico o descrittivo | Nuovo naming o elemento distintivo dominante |
| Grafica autonoma e memorabile | Valutazione di un deposito figurativo o misto, chiarendone i limiti |
La decisione deve considerare anche il rischio relativo: superare un motivo assoluto non risolve eventuali conflitti con marchi anteriori. L’articolo su marchi identici o simili e rischio di confusione aiuta a tenere distinti i due piani.
Errori da evitare nella risposta
- Lasciare scadere il termine indicato dall’ufficio.
- Rispondere con argomenti di marketing privi di riscontro giuridico.
- Citare registrazioni simili come se vincolassero automaticamente l’esaminatore.
- Produrre dati di vendita senza territorio, periodo o collegamento con i prodotti.
- Confondere notorietà generale e percezione del segno come marchio.
- Limitare l’elenco senza verificare le attività che l’impresa dovrà realmente proteggere.
- Depositare una grafica ordinaria credendo di ottenere il monopolio della parola descrittiva.
Per prevenire questi problemi, sono utili i sette controlli da svolgere prima del deposito. Un ulteriore quadro sui criteri e sugli esempi è disponibile nell’analisi dello Studio dedicata ai requisiti di distintività nella registrazione del marchio.
Domande frequenti
Un rilievo equivale a un rifiuto definitivo?
Non necessariamente. La comunicazione può consentire osservazioni o altre iniziative entro il termine indicato. Occorre verificarne natura, portata e rimedi disponibili.
Aggiungere un logo rende registrabile una parola descrittiva?
Solo se la combinazione complessiva possiede sufficiente carattere distintivo. Elementi grafici banali possono non bastare e la tutela ottenuta non attribuisce automaticamente l’esclusiva sulla parola descrittiva isolata.
È possibile eliminare alcune voci dalla domanda?
Una limitazione può essere possibile e utile quando l’obiezione riguarda soltanto determinati prodotti o servizi. Va però valutata rispetto all’attività corrente e ai piani di sviluppo, perché la domanda non può essere ampliata dopo il deposito.
Che cosa significa distintività acquisita?
Significa che, grazie all’uso, una parte rilevante del pubblico riconosce il segno come indicatore dell’origine imprenditoriale e non come semplice descrizione. La dimostrazione richiede prove riferite a periodo, territorio e prodotti o servizi.
Conviene rispondere o presentare una nuova domanda?
Dipende dalla solidità degli argomenti, dalle prove disponibili e dal valore commerciale del segno. Se il nome è chiaramente descrittivo, un nuovo naming più distintivo può offrire una protezione più efficace e meno fragile.
Hai ricevuto un rilievo sul marchio?
La risposta deve essere costruita sulla comunicazione dell’ufficio, sull’elenco depositato e sull’uso effettivo del segno. Per valutare osservazioni, limitazioni, prove d’uso o una nuova strategia, richiedi la consulenza sulla registrabilità e tutela del marchio.
Contenuto informativo generale: termini, rimedi e strategia devono essere verificati sulla specifica comunicazione e sul caso concreto.