A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato il 12 ottobre 2026
In sintesi: un accordo di coesistenza tra marchi può ridurre il rischio di opposizione o chiudere una controversia, ma funziona solo se traduce il conflitto in regole verificabili su segni, prodotti e servizi, territori, canali di vendita, presentazione commerciale e rimedi in caso di violazione. Non basta una formula generica di “reciproca tolleranza”: prima della firma occorre controllare i titoli nei registri ufficiali, misurare il rischio di confusione e coordinare l’accordo con gli atti da presentare a UIBM o EUIPO.
Questa guida risponde all’intento di chi ha ricevuto una contestazione, sta negoziando dopo un’opposizione oppure vuole prevenire un conflitto tra brand simili. L’obiettivo non è dichiarare che due marchi possano sempre convivere, ma spiegare quali verifiche e clausole rendono l’intesa concretamente utilizzabile. Per comprendere prima il livello di interferenza è utile partire dall’analisi del rischio di conflitto tra marchi identici o simili.
Che cos’è un accordo di coesistenza tra marchi?
È un contratto con cui due titolari disciplinano le condizioni alle quali i rispettivi segni possono essere usati, depositati o mantenuti sul mercato. Può accompagnare il ritiro di un’opposizione, una limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi, un impegno sull’aspetto grafico o una ripartizione di territori e canali. L’accordo opera tra le parti: non sostituisce la valutazione dell’ufficio, non vincola automaticamente i terzi e non rende registrabile un segno colpito da impedimenti assoluti.
La distinzione è importante. UIBM ed EUIPO esaminano le domande secondo le norme applicabili; nel procedimento di opposizione, invece, le parti possono utilizzare lo spazio negoziale per comporre un conflitto basato su diritti anteriori. Il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea disciplina opposizione ed esame; in Italia la gestione dell’istruttoria spetta alla Divisione UIBM competente per il procedimento di opposizione, nell’ambito del Codice della proprietà industriale e delle relative norme attuative. Il calendario concreto va sempre ricavato dalle comunicazioni del fascicolo.
Quando la coesistenza può essere una soluzione ragionevole?
L’accordo può avere senso quando il rischio è circoscrivibile e le imprese riescono a separare in modo realistico il proprio posizionamento. Alcuni esempi sono prodotti non sovrapponibili, canali di vendita differenti, territori effettivamente distinti o segni che possono essere presentati con elementi grafici e denominativi capaci di ridurre l’interferenza. La decisione non dovrebbe dipendere soltanto dalla volontà di evitare costi: deve considerare la crescita futura del portafoglio, le estensioni internazionali e l’evoluzione del modello commerciale.
Non è invece prudente usare la coesistenza come scorciatoia quando le parti operano sullo stesso pubblico con segni molto vicini e prodotti coincidenti, oppure quando gli impegni proposti non sono controllabili. Se la separazione esiste soltanto oggi, ma il contratto non regola e-commerce, marketplace, social, licenze e nuove linee, il conflitto può riemergere appena cambia un canale.
| Scenario | Domanda da verificare | Possibile leva negoziale |
|---|---|---|
| Prodotti o servizi parzialmente sovrapposti | Quali voci creano davvero interferenza? | Limitazione precisa dell’elenco |
| Mercati territoriali diversi | La separazione è stabile e lecita? | Regole territoriali e canali online |
| Segni con elementi comuni deboli | Quali componenti distinguono l’impressione complessiva? | Obblighi di presentazione del brand |
| Opposizione già pendente | Quali scadenze continuano a decorrere? | Ritiro, limitazione o prosecuzione coordinati |
Le verifiche da fare prima di negoziare
La prima verifica riguarda l’esistenza e lo stato dei diritti. Numero del titolo, titolare, priorità, territorio, prodotti e servizi e scadenza devono essere controllati nelle banche dati ufficiali, non ricavati da una fattura commerciale o da una pagina social. La banca dati UIBM e gli strumenti di ricerca dell’EUIPO permettono di ricostruire il quadro iniziale; per un’analisi più ampia si può seguire la guida alla ricerca di anteriorità tra UIBM, EUIPO e WIPO.
La seconda verifica riguarda il confronto giuridico. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale non vanno lette isolatamente: occorre considerare prodotti e servizi, pubblico pertinente, carattere distintivo degli elementi comuni e modalità di acquisto. La terza riguarda l’uso reale. Se un marchio anteriore è soggetto alle regole sulla prova dell’uso, la documentazione disponibile può incidere sulla forza negoziale; nel procedimento UE l’articolo 47 del Regolamento 2017/1001 disciplina la richiesta e le relative condizioni.
Infine va mappata la strategia commerciale. Bisogna sapere dove le parti vendono oggi, dove intendono espandersi, quali società del gruppo usano il segno, se esistono licenziatari e quali domini, account social o app sono rilevanti. Un accordo redatto senza questa mappa rischia di lasciare fuori proprio il canale nel quale il conflitto diventa più visibile.
Quali clausole deve contenere un accordo efficace?
1. Identificazione dei segni e dei titoli
Il contratto dovrebbe allegare o descrivere con precisione domande e registrazioni, includendo rappresentazione del marchio, numero, territorio e titolare. Se sono ammesse varianti, devono essere definite. Espressioni come “marchi simili” o “versioni future” senza criteri possono creare incertezza proprio quando serve decidere se una nuova veste grafica rispetti l’intesa.
2. Prodotti e servizi
La separazione deve essere scritta con termini coerenti con il business e con le classificazioni dei titoli. Non basta rinviare genericamente alle classi di Nizza, perché nella stessa classe possono convivere prodotti diversi e, viceversa, prodotti complementari possono trovarsi in classi differenti. È utile distinguere ciò che ciascuna parte può fare, ciò che è escluso e le procedure per nuove linee.
3. Territori, canali e presenza digitale
L’accordo dovrebbe affrontare vendite dirette, e-commerce, marketplace, pubblicità online, social network, domini, app e indicizzazione. Una divisione geografica deve essere compatibile con la distribuzione digitale e con le norme applicabili. Clausole troppo rigide possono anche sollevare questioni diverse dal diritto dei marchi: la revisione contrattuale deve quindi considerare il contesto concorrenziale concreto.
4. Regole di presentazione
Colori, logotipo, elementi aggiuntivi, diciture, packaging e uso con il nome societario possono ridurre l’interferenza soltanto se sono descritti e verificabili. È preferibile allegare esempi approvati e prevedere come gestire un rebranding. Le regole grafiche non eliminano automaticamente il rischio di confusione, ma possono costituire una parte operativa della soluzione.
5. Depositi, opposizioni e scadenze
Se esiste un procedimento, l’accordo deve dire chi deposita quale atto, entro quando e a quali condizioni: ritiro dell’opposizione, limitazione della domanda o comunicazione all’ufficio. La pagina ufficiale dell’EUIPO sul procedimento di opposizione ricorda che il fascicolo ha un calendario proprio e comprende una fase destinata alla ricerca di una soluzione amichevole. Una trattativa privata non autorizza a ignorare le comunicazioni dell’ufficio. Per la gestione del fascicolo UE è utile anche l’approfondimento su termini, prove e strategia nell’opposizione EUIPO.
6. Monitoraggio, contestazione e rimedi
Servono un referente, una modalità di notifica, un termine per rimediare e una procedura di escalation. La clausola dovrebbe distinguere violazioni correggibili, nuovi depositi non autorizzati e usi che richiedono un intervento urgente. Mediazione, foro o arbitrato vanno scelti in coerenza con territori, costi e necessità di misure cautelari. È utile disciplinare riservatezza, durata, recesso, successioni societarie e trasferimento dei titoli.
Accordo e procedimento di opposizione: come coordinarli
Quando l’opposizione è già stata notificata, la negoziazione deve viaggiare insieme al calendario procedurale. Prima di formulare concessioni occorre leggere l’atto avversario, verificare i diritti invocati e individuare i prodotti contestati. Per il marchio UE, le parti possono utilizzare la fase destinata alla composizione amichevole secondo le regole del procedimento; per l’Italia, le comunicazioni UIBM indicano attività e termini del fascicolo. Non è corretto trasferire automaticamente un termine da un caso all’altro.
La sequenza operativa può essere: analisi del rischio; definizione di una proposta; bozza dell’accordo; verifica delle limitazioni; firma; deposito coordinato degli atti; controllo dell’esito nel registro. Se il ritiro dell’opposizione è subordinato a una modifica, il contratto dovrebbe specificare l’ordine degli adempimenti e la prova dell’esecuzione. Un impegno non eseguito nei registri può lasciare aperta la procedura o creare una divergenza tra contratto e titolo.
La guida dello Studio all’opposizione UIBM offre il quadro del procedimento nazionale. Per la fase precedente, l’approfondimento sull’alert di sorveglianza e la valutazione del conflitto mostra perché un segnale iniziale non equivale ancora a una decisione o a una richiesta di consulenza confermata.
Gli errori che rendono fragile la coesistenza
- Descrivere male il perimetro: classi, territori o segni indicati in modo ambiguo.
- Dimenticare il digitale: nessuna regola per marketplace, domini, campagne o account social.
- Confondere contratto e registrazione: credere che la firma modifichi da sola un titolo o obblighi l’ufficio.
- Non considerare società collegate e licenziatari: l’uso effettivo può essere svolto da soggetti non nominati.
- Non prevedere la crescita: nuove linee, territori o acquisizioni riaprono il conflitto.
- Trascurare l’esecuzione: manca un meccanismo per verificare adempimenti, correggere violazioni e conservare le prove.
Un ulteriore rischio è negoziare sulla base di informazioni incomplete sulla titolarità o sull’intenzione dell’altra parte. Se emergono condotte scorrette, vanno distinte dal semplice conflitto tra segni: l’articolo sul marchio depositato in mala fede e sui relativi rimedi spiega perché servono fatti documentati e non soltanto sospetti.
Checklist prima della firma
- Verificare titoli, titolari, stato, priorità e territori nei registri ufficiali.
- Confrontare segni, prodotti e servizi e pubblico pertinente.
- Mappare vendite, licenze, siti, social, marketplace e piani di espansione.
- Definire con precisione segni ammessi, esclusioni e varianti.
- Coordinare accordo, limitazioni, ritiri e comunicazioni a UIBM o EUIPO.
- Regolare monitoraggio, notifiche, termini di rimedio e controversie.
- Controllare gli effetti su società del gruppo, aventi causa e licenziatari.
- Conservare versione firmata, allegati, ricevute e aggiornamenti del registro.
Domande frequenti
L’accordo di coesistenza obbliga UIBM o EUIPO a registrare il marchio?
No. L’accordo può risolvere o ridurre un conflitto relativo tra le parti, ma l’ufficio applica le norme del procedimento e continua a valutare gli impedimenti di propria competenza. Anche gli effetti verso terzi restano distinti.
È sufficiente dividere le classi di Nizza?
Non necessariamente. Le classi sono uno strumento amministrativo: il rischio dipende dai prodotti o servizi concretamente indicati, dal pubblico e dal rapporto tra i segni. La clausola deve descrivere il perimetro commerciale in modo più preciso del solo numero di classe.
Si può firmare mentre è pendente un’opposizione?
Sì, ma il contratto va coordinato con le scadenze del fascicolo. Deve chiarire atti, responsabili e ordine degli adempimenti. La negoziazione, da sola, non sospende automaticamente ogni termine.
La coesistenza vale anche per futuri loghi o nuovi prodotti?
Solo se l’accordo li disciplina con criteri sufficientemente chiari. Conviene prevedere una procedura di consultazione per varianti, estensioni e nuovi canali, evitando formule illimitate o difficili da verificare.
Cosa succede se una parte viola l’accordo?
Dipende dalle clausole: notifica, periodo di rimedio, cessazione dell’uso, risarcimento o soluzione della controversia. I rimedi contrattuali non escludono automaticamente quelli previsti dalla legge; il caso concreto richiede l’esame dei titoli e delle condotte.
Valutare una coesistenza senza lasciare zone grigie
Il video dello Studio sulle fasi della registrazione del marchio aiuta a collocare opposizione e tutela nel percorso del titolo. Quando esiste un conflitto reale, però, la soluzione deve essere costruita sui documenti del fascicolo e sul mercato delle parti.
Per analizzare i diritti anteriori, impostare la negoziazione e coordinare l’accordo con un’opposizione pendente, è possibile richiedere assistenza nella pagina dedicata alle opposizioni e alla difesa del marchio.