Marchio depositato in mala fede: prove e rimedi

A cura dello Studio Legale Coviello | Aggiornato all’11 ottobre 2026

In breve: depositare per primo non rende inattaccabile un marchio se la domanda è stata presentata in mala fede. In Italia l’articolo 19, comma 2, del Codice della proprietà industriale impedisce di ottenere la registrazione a chi abbia agito in mala fede; per il marchio dell’Unione europea l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede la dichiarazione di nullità. La mala fede, però, non coincide con la semplice conoscenza di un segno altrui: deve emergere da una valutazione complessiva delle circostanze esistenti alla data del deposito, soprattutto finalità perseguita, rapporti precedenti, logica commerciale e condotta del richiedente.

Il problema ricorre quando un distributore, agente, socio, ex collaboratore o concorrente registra a proprio nome il segno già usato da un’altra impresa; oppure quando il deposito viene utilizzato per bloccare l’accesso al mercato, appropriarsi di una reputazione o ottenere un vantaggio negoziale estraneo alla funzione del marchio. Questa guida spiega come distinguere un deposito aggressivo ma legittimo da uno potenzialmente viziato, quali prove conservare e perché opposizione, nullità e rivendicazione del titolo non sono rimedi intercambiabili.

Che cosa significa deposito del marchio in mala fede?

La mala fede riguarda l’intenzione del richiedente al momento della presentazione della domanda. Non esiste una formula unica: occorre ricostruire il contesto oggettivo e soggettivo. Il Codice della proprietà industriale nella versione vigente pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale stabilisce all’articolo 19, comma 2, che non può ottenere una registrazione chi abbia fatto la domanda in mala fede.

Per il marchio UE, il Regolamento (UE) 2017/1001 su EUR-Lex include la mala fede tra i motivi assoluti di nullità. Le Linee guida EUIPO sulla mala fede la qualificano come concetto autonomo del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente.

La conoscenza del segno anteriore è un elemento importante, ma da sola può non bastare. Un’impresa può conoscere marchi simili e depositare comunque in modo lecito se dispone di una propria ragione commerciale. Viceversa, un insieme coerente di indizi può mostrare che il richiedente ha cercato di impedire a un terzo l’uso del segno, di appropriarsi del suo avviamento o di ottenere un’esclusiva senza reale giustificazione.

Quali situazioni fanno sorgere il sospetto?

I casi più ricorrenti presentano un rapporto precedente tra depositante e soggetto danneggiato. La sequenza temporale conta: è diverso scegliere autonomamente un nome da registrare il segno appreso durante una collaborazione appena interrotta.

• Agente o distributore: registra il marchio del produttore senza consenso, talvolta nel Paese affidatogli.
• Ex socio o collaboratore: deposita il nome sviluppato dal gruppo dopo l’uscita dalla società o dal progetto.
• Fornitore o consulente: conosce naming, logo e data di lancio grazie a un incarico riservato e anticipa il cliente.
• Concorrente: presenta una domanda molto ampia per ostacolare l’espansione di un’impresa già attiva.
• Deposito speculativo: mira principalmente a rivendere il segno o pretendere denaro dal soggetto che lo utilizzava.
• Ri-deposito strategico: viene usato per eludere conseguenze legate al mancato uso o prolungare artificiosamente una posizione esclusiva.

Nessuna di queste circostanze produce automaticamente la nullità. Serve collegare i fatti all’intento esistente alla data della domanda. Un deposito difensivo, un’estensione geografica programmata o una riorganizzazione del portafoglio possono avere spiegazioni legittime. Per questo la ricerca di anteriorità prima del deposito deve essere accompagnata dalla ricostruzione di titolarità, uso e rapporti contrattuali.

Quali prove possono dimostrare la mala fede?

La prova è spesso indiziaria. Raramente esiste un documento nel quale il richiedente dichiari il proprio intento illecito. Occorre quindi costruire una cronologia verificabile e conservare elementi anteriori e contemporanei al deposito.

Area	Documenti utili	Che cosa possono dimostrare
Rapporto precedente	Contratti, NDA, email, verbali, ordini, mandati e accordi di distribuzione	Conoscenza qualificata del segno e obblighi tra le parti
Uso del segno	Fatture, cataloghi, packaging, fiere, campagne e pagine web datate	Presenza effettiva sul mercato prima del deposito
Sviluppo del brand	File grafici, brief, preventivi, registri di progetto e metadati	Origine del naming e contributo creativo o economico
Condotta del depositante	Diffide, richieste di pagamento, offerte di vendita e minacce di blocco	Finalità estranea alla normale funzione distintiva
Portata della domanda	Classi, prodotti, servizi e territori richiesti	Eventuale sproporzione rispetto all’attività reale o programmata

È utile conservare gli originali, non soltanto screenshot isolati. Per contenuti online vanno annotati URL, data, autore, contesto e modalità di acquisizione. Per le comunicazioni aziendali occorre preservare il filo completo, gli allegati e le ricevute. La coerenza temporale è decisiva: prove create dopo l’inizio della controversia hanno un peso diverso rispetto a documenti formati nel normale svolgimento del rapporto.

Mala fede e rischio di confusione sono la stessa cosa?

No. Il rischio di confusione confronta segni, prodotti o servizi e pubblico di riferimento; la mala fede esamina l’intento del richiedente e il contesto del deposito. Un marchio può essere simile a un segno anteriore senza che il depositante abbia agito in mala fede. All’opposto, una domanda può essere censurabile per finalità abusive anche quando la controversia non si esaurisce nel confronto visivo, fonetico o concettuale.

Per applicare correttamente i criteri di somiglianza è disponibile l’approfondimento su marchio identico o simile e rischio di conflitto. Separare i piani evita di impostare una contestazione debole: ogni motivo richiede allegazioni, legittimazione e prove proprie.

Opposizione, nullità o trasferimento: quale rimedio scegliere?

Il rimedio dipende dallo stato della domanda, dal territorio e dal diritto invocato. L’opposizione interviene normalmente mentre la domanda è in corso e si fonda sui motivi previsti dalla disciplina applicabile. La nullità colpisce invece una registrazione già concessa. In alcune ipotesi di deposito non autorizzato da parte dell’agente o rappresentante può assumere rilievo anche il trasferimento del titolo.

Per il marchio UE, la mala fede può essere fatta valere in una domanda di nullità dinanzi all’EUIPO o mediante domanda riconvenzionale nel giudizio di contraffazione, secondo le condizioni del Regolamento. Per il marchio italiano, non bisogna dare per scontato che ogni contestazione di mala fede rientri nel procedimento amministrativo: i motivi trattabili dall’UIBM sono tipizzati dagli articoli 184-bis e seguenti del CPI. Le istruzioni ufficiali UIBM sulle istanze di nullità vanno lette insieme al caso concreto per valutare procedimento amministrativo, azione giudiziale ed eventuali domande ulteriori.

Se la domanda è ancora pendente, occorre verificare tempestivamente la finestra per l’opposizione. La guida all’opposizione EUIPO, ai termini e alle prove illustra la logica del procedimento, che non va confuso con la nullità per mala fede.

Quando un accordo può essere preferibile al contenzioso?

Una contestazione fondata non impone sempre di arrivare alla decisione. Le parti possono valutare rinuncia, limitazione di prodotti e servizi, trasferimento, licenza o accordo di coesistenza. La soluzione deve però rimuovere il rischio reale: un’intesa generica può lasciare irrisolti territori, canali digitali, marketplace, domini, evoluzione delle classi e responsabilità per violazioni future.

L’approfondimento sull’accordo di coesistenza tra marchi e sulle clausole operative aiuta a valutare i contenuti dell’intesa. La negoziazione non deve indebolire la prova: prima di contattare la controparte conviene acquisire registri, comunicazioni e uso online, evitando che contenuti essenziali vengano modificati o rimossi.

Come prevenire il deposito opportunistico del proprio marchio?

• Definire per iscritto chi possiede naming, logo e relativi file sorgente.
• Depositare prima di presentazioni, fiere o negoziazioni distributive quando possibile.
• Inserire in NDA, agenzie e distribuzioni divieti di deposito e obblighi di cooperazione.
• Controllare titolare, classi e territori prima di firmare incarichi internazionali.
• Attivare una sorveglianza su domande identiche e simili.
• Conservare prove d’uso, sviluppo del brand e investimenti promozionali.
• Prevedere il trasferimento immediato di eventuali domande presentate senza autorizzazione.

Il monitoraggio delle nuove domande di marchio permette di individuare rapidamente depositi sospetti. È pertinente anche il video dello Studio sulle fasi della registrazione del marchio, dalla ricerca di anteriorità alla sorveglianza successiva.

Domande frequenti

Conoscere il marchio altrui prova automaticamente la mala fede?

No. La conoscenza è un indizio, ma deve essere valutata con finalità del deposito, rapporti tra le parti, uso precedente, logica commerciale e condotta complessiva.

Un marchio depositato in mala fede è automaticamente cancellato?

No. Occorre attivare il rimedio competente e dimostrare i presupposti. Finché la registrazione non viene rimossa, limitata o trasferita mediante procedura o accordo efficace, resta necessario gestire i rischi che produce.

La mala fede può riguardare solo alcune classi?

Nel sistema UE la nullità può essere parziale quando il motivo riguarda soltanto alcuni prodotti o servizi. L’estensione concreta dipende dai fatti e dalle prove relative alla domanda contestata.

È meglio inviare subito una diffida?

Non sempre. Prima è opportuno preservare le prove, controllare titolo e fascicolo, valutare il rapporto precedente e scegliere il rimedio. Una comunicazione prematura può favorire la rimozione di contenuti o irrigidire una trattativa ancora recuperabile.

Il deposito da parte di un agente senza consenso è un caso particolare?

Sì. La normativa nazionale ed europea prevede regole specifiche per agenti e rappresentanti, con rimedi che possono includere opposizione, nullità o trasferimento. Il contratto e la prova del rapporto sono centrali.

Checklist prima di contestare il deposito

1. Estrarre dal registro la domanda o registrazione completa.
2. Identificare data, titolare, classi, prodotti, servizi e territori.
3. Ricostruire il rapporto tra le parti prima del deposito.
4. Raccogliere prove d’uso e sviluppo del segno anteriori.
5. Separare mala fede, anteriorità, diritti sul nome e violazioni contrattuali.
6. Verificare termini e competenza per opposizione, nullità o azione giudiziale.
7. Valutare misure urgenti, negoziazione e possibile trasferimento.

CTA: se un concorrente, ex socio, agente o distributore ha depositato il tuo segno, richiedi una valutazione legale sulla registrazione e tutela del marchio. Lo Studio può esaminare cronologia, prove, titoli e rimedi applicabili in Italia o nell’Unione europea. Questo contenuto ha finalità informative generali e non sostituisce il parere sul singolo caso.